16 Déc 2016 Interview d’EXPERT : Comprendre les enjeux du Nom de domaine et les démarches incontournables à adopter 

Interview d’expert : Bernard Lamon – par Gest’Innov

« Déposer un nom de domaine paraît aujourd’hui une opération presque facile, à portée de quelques clics.

Pourtant cette démarche oblige à mesurer les enjeux tant au niveau du choix du nom de domaine qu’à celui de sa gestion, dans un contexte ou une négligence peut engendrer des complications techniques et de lourdes conséquences sur le plan commercial.

Gest’Innov, régulièrement confronté à cette problématique au travers de l’expérience de certains de ses clients, a souhaité interroger un expert du sujet :

Bernard LAMON*, Avocat au barreau de Rennes, fondateur du Cabinet d’Avocats Nouveau Monde, (lien vers http://www.nouveaumonde-avocats.com)  spécialiste en droit de l’informatique, Internet et Innovation.

Gest’Innov (GI) :

I – En préambule, comment établir le lien entre la Marque d’une entreprise et son Nom de Domaine ?

Bernard Lamon (BL) :

Un nom de domaine est porteur de valeur, car s’il est pertinent en terme d’évocation et/ou de notoriété, il peut être très bien référencé et générer, selon l’activité, des contacts qualifiés entrants (leads) ou des achats en ligne, via le site de l’entreprise propriétaire du nom de domaine.

Le régime juridique des noms de domaine est d’ailleurs récent (fin du XXème siècle) et se résume en 3 règles :

1) Le premier arrivé est le premier servi.

2) La marque de l’entreprise est le meilleur protecteur du nom de domaine, dès lors que la marque est déposée à l’INPI – Institut National de la Propriété Industrielle)

3) S’il y a un litige entre une marque et un nom de domaine, c’est presque toujours la marque qui l’emporte.

NB : une marque à connotation sympathique devient de plus en plus difficile à créer, car les vocables disponibles sont de plus en plus rares.

Cette rareté est aussi valable pour les noms de domaine.

(GI)

II – Quels sont vos conseils majeurs pour une entreprise qui veut enregistrer une marque et un nom de domaine associé ?

(BL)

> En premier lieu, ne pas choisir un terme banal ni un terme descriptif de ce que l’on vend, car l’effet pratique d’une marque est de donner un monopole sur le terme choisi.

> Ensuite il faut faire une recherche d’antériorité, en vérifiant que le terme que l’on veut s’approprier est bien disponible et qu’on ne pourra l’opposer à personne. Cela revient à créer un droit de propriété sur un terme précis.

• Prenons par exemple le cas d’une société de bois exotiques qui achèterait le nom de domaine bois-tropicaux.com.

Certes, elle peut générer des contacts qualifiés entrants (leads) sur son site Internet, mais on ne peut protéger ce nom de domaine.

Les instituts de la propriété intellectuelle, où qu’ils se situent géographiquement, ne pourront accorder le monopole de ce nom, car il ne s’agit pas d’une marque distinctive. Le risque encourru est une guerre d’occupation avec toutes les extensions (.fr, .net, .eu etc.).

• Une exception à cette généralité : c’est la marque vente-privée.com dédiée au site des ventes événementielles, qui a pu imposer son nom de

domaine qui fait aussi office de marque (activité uniquement en ligne / pure player), à coût d’investissement publicitaire considérable.

vente-privée.com est donc devenue une marque distinctive par la publicité.

> Cette recherche d’antériorité devrait s’effectuer à 2 voire 3 niveaux :

1) Formuler la requête sur Google : le résultat de la requête permet de constater si la marque et/ou le nom de domaine sont déjà pris et si des termes proches existent déjà.

2) Consulter la base marque de l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle)

(lien vers https://www.inpi.fr/fr/services-et-prestations/base-marques) en accès libre sur Internet, qui permet d’effectuer une recherche du terme à l’identique (service gratuit) et une recherche de similarité (service payant de 50 à 500€, selon l’étendue de la recherche).

> La réelle difficulté réside dans l’interprétation des résultats.

Consulter parallèlement l’outil WHOIS (de l’anglais « Who is » ? « Qui est ? » … le titulaire d’un nom de domaine recherché)

(lien vers : https://www.afnic.fr/fr/produits-et-services/services/whois/) de l’AFNIC et croisez la recherche au niveau de toutes les extensions, sur les bases de données des grands bureaux d’enregistrement OVH ou GANDI, par exemple)

3) Solliciter un service professionnel en droit des marques et propriété industrielle.

Quand on se situe en mode Grand Groupe, ou en PME innovante, la recherche d’antériorité marque et nom de domaine est vraiment nécessaire et peut représenter des heures de travail à un expert dont c’est le métier (8 ans d’études en droit de la propriété intellectuelle).

(GI)

III – Venons-en au coeur du sujet : la dépendance technique au niveau de la gestion du nom de domaine

Comment se libérer d’une trop grande dépendance technique entre l’entreprise cliente et son prestataire technique, qui peut parfois faire de la « rétention » d’un ou de plusieurs noms de domaines d’un de ses clients ?

(BL)

La tendance générale des entreprises consiste à s’en remettre à un spécialiste technicien, sans forcément comprendre le contrat qui est signé à la clé de cette prestation technique.

Je suis d’ailleurs surpris de constater qu’on peut mettre tant d’énergie pour acheter un immeuble de bureau et manifester si peu d’intérêt pour les contrats de biens immatériels  des entreprises (marques et noms de domaines).

Le bon de commande et les Conditions Générales de Vente (CGV) ont une valeur de contrat … « cocktail explosif de la dépendance » car le contrat est écrit par défaut par le prestataire technique et dans ses intérêts. Ceci étant constaté sur de petits dossiers, comme sur des dossiers à 800.000€

L’entreprise qui veut déposer un ou plusieurs noms de domaine doit aller directement auprès d’un grand bureau d’enregistrement (registrar en anglais) comme Gandi ou OVH.

On ne signe pas un chèque en blanc à quelqu’un qui va détenir un actif de l’entreprise !

> Les bureaux d’enregistrement sont accrédités par l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) ou l’AFNIC (Association française pour le nommage Internet en coopération) qui les autorisent à créer des noms de domaines en ayant préalablement vérifiés qu’il ne sont pas pris.

Lorsqu’on se trouve dans une situation de litige pour récupérer son nom de domaine, il faut :

1) Faire analyser le contrat par un juriste professionnel et comprendre le statut juridique du nom de domaine, en ne déléguant pas les yeux fermés , cette question à un prestataire extérieur.

2) Faire un effort de compréhension et d’apprentissage (par exemple : comprendre la différence entre un serveur dédié et un serveur mutualisé et ce que cela engendre techniquement et financièrement dans chacun des choix).

3) Attacher de l’importance au contrat.

Quand la situation de litige ne trouve pas d’issue, cela nécessite donc de faire appel à un avocat spécialisé en propriété intellectuelle.

Parmi les cas rencontrés, un prestataire technique mécontent des relations avec son client avait changé les mots de passe sur la plateforme du bureau d’enregistrement; il a fallu obtenir sa condamnation en référé, pour pouvoir débloquer la situation préjudiciable.

Parfois le contexte de litige finit par se régler sur le plan commercial.

La dépendance à l’agence web se fait aussi par un contrat de maintenance et d’hébergement du site du client, associée à la gestion du nom de domaine.

Il faut que l’entreprise cliente ait le pouvoir ultime auprès du bureau d’enregistrement, en tant que titulaire du nom de domaine, même si l’entreprise concède que son prestataire technique puisse être le contact technique du bureau d’enregistrement en question.

L’entreprise titulaire doit enfin connaître la date de renouvellement de son nom de domaine et s’assurer à chaque échéance, que le renouvellement ait bien été effectué soit par elle-même soit par son prestataire technique, selon les clauses contractuelles validées par l’entreprise en question. »